招投标中知识产权侵权风险的分析(个人经典收藏)

enigma

招投标中知识产权侵权风险的分析
关键词：招投标，知识产权，侵权、风险控制
概  要：本文从一则典型案例入手，对在招投标中侵犯知识产权的行为进行了划分，对不同的行为所导致的法律后果进行了分析。并依据笔者的经验，对如何在招投标中采取具体措施规避知识产权侵权风险做了具体阐述。
正  文：
在绝大多数招投标中，都会涉及到知识产权问题，如在有关高新技术设备和产品招标中，招标人设计的技术要求与每个投标人的技术方案的知识产权问题；在工程建设招标中，工程施工方案，施工技术或产品的知识产权问题；在广告设计招标中，广告文案的设计，实施广告方案的知识产权问题等。因此，知识产权是招投标程序中一个无法回避的法律问题。但是，在大多数招投标过程中，招标人普遍对知识产权问题并不了解和重视，以至于非常容易疏忽。而这些问题一旦出现，便会产生非常严重的法律后果。
从近两年来看，由于招投标导致的或在招投标领域中发生的知识产权侵权案件有逐步上升的趋势，映射了该领域对知识产权问题的疏于重视和规范。
一、 相关案例介绍
2004年，珠海市晶艺玻璃工程有限公司（“晶艺公司”） 以侵犯专利权为由将深圳宝安机场及其所有人诉至深圳市中级法院。晶艺公司声称，其是"幕墙活动连接装置"实用新型专利的专利权人，并参加了宝安机场在二期幕墙工程招标，但没有中标。不过晶艺公司发现，宝安机场在二期幕墙工程招标以及中标人的技术方案中，未经其同意使用了上述专利，因此案件被告之一，该项目招标人深圳市机场股份有限公司的行为构成专利侵权。
经开庭审理后，深圳市中级人民法院作出一审判决，判决被告北方国际合作股份有限公司（项目中标方和施工方）立即停止侵犯晶艺公司专利权的行为，并赔偿经济损失25万元；被告深圳市机场股份有限公司支付原告专利使用费15万元。后案件上诉至二审，广东高级法院主持双方当事人达成了调解并结案。
从上述案例中可以看出，招投标中出现知识产权风险的原因主要是因为招标人在程序和实体上的故意或疏忽，或者是由于中标人的故意为之，从而导致在整个招投标项目中出现了知识产权的侵权风险。一旦被权利人发现和主张，不仅会严重影响到招投标项目，而且招标人和投标人均要面临巨额经济赔偿。
二、 招投标中侵犯知识产权的主要表现形式
在招投标中，侵权知识产权的形态各有不同。按照侵犯权利的不同来划分，在招投标活动中，主要涉及侵犯知识产权有三种表现形式，分别是侵犯专利权、侵犯非专利技术及商业秘密、侵犯著作权（侵犯商标权等权利的行为也可能发生，但概率较小，在此暂不作讨论）。
1. 侵犯专利权
1) 投标人故意侵犯专利权
投标人未经他人许可，将他人享有专利的技术方案作为自己的技术方案进行投标，如果该投标方案被招标人采纳并在项目中使用，那么直接导致招标项目的技术方案侵犯他人专利权，作为使用人，招标人需要承担相应的法律责任。
2) 招标人设计的技术方案导致落入现有专利的保护范围
招标人在制定招标文件中，拟定的技术需求方案正好落入了他人专利权权利要求书中涉及的技术特征范围。也就是说，无论有多少投标人参与投标，只要其提交的技术方案符合招标要求，那么该技术方案必定会落入他人专利权的保护范围。此种情况下，投标人、招标人也许都是不知情的，但是并不妨碍侵权行为的构成。
相对于上一种故意侵犯专利权的行为，该种侵权形式相对来说非常隐蔽，但是一旦发生或被权利人主张，对招标人、投标人以及整个项目造成的危害要远远大于其他侵权方式。
3) 招标人将其他投标人的技术方案给中标人使用
有些侵权案件的引起是由于招标人擅自在项目中使用非中标人的方案，该行为出自于招标人的主观故意或对法律规定的错误理解。这种侵权行为在比较规范的招投标操作中出现的较少，不过一旦出现，侵权行为会非常明显。
2. 侵犯非专利技术及商业秘密
招标人和/或投标人侵犯他人非专利技术的情形与上述侵犯专利权的情形基本相同，仅是侵权对象为他人合法持有的非专利技术或者商业秘密：
1） 侵犯的是他人一项或数项专利申请，且未来能够得到专利授权的技术。
2） 侵犯的是他人合法持有的，未经披露的，采取了保密措施，并具有实用价值的商业秘密。
3. 侵犯著作权
1) 投标人的行为导致的侵权
在招投标中，如果投标人抄袭他人作品，如设计图纸、广告文案、软件源代码等，则一旦该投标人中标，那么招标人即会在项目中使用该作品。在实施项目的设计、生产、建造、销售的过程中，招标人使用侵权作品的行为必然侵犯了著作权人的合法权益。
2) 招标人的行为导致的侵权
鉴于中标人的唯一性，在有些招标活动中，招标人为了达到使自己的中标方案最优化，擅自使用其他未中标人的技术方案，融合到最后的中标方案中，并在项目中予以实施。招标人未经许可而使用他人作品的行为，侵犯了他人的著作权。
从上述分类可以看出，侵权主体和侵权方式的有所不同并不影响最后承担侵权责任的主体是招标人和投标人。原因主要基于两点：首先由于招投标行为的特殊性，即招标人与中标人、投标人利益的一致性；其次，知识产权侵权责任归责原则主要适用的是无过错原则，即使无法证明招标人或投标人的侵权行为是否存在故意或过失，或有证据证明招标人或投标人对侵权行为没有任何故意，直接承担责任的主体仍然是招标人和投标人，他们中的任何一方都无法逃避侵犯他人知识产权带来的严重法律后果。
三、 招投标中侵犯知识产权的侵权后果
1. 侵权著作权、专利权的法律后果
根据《著作权法》第四十六条的规定，未经他人许可而使用他人作品的，承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。
依据《专利法》第十一条的规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。
可以看出，一旦被认定侵犯他人著作权和专利权的，侵权人首先承担的法律责任就是停止侵权，这意味着正在进行或已经完成的招投标项目将被直接叫停。而且就专利技术而言，侵权人不得在招投标项目中继续实施侵权技术。也就是说，由于技术上的瑕疵，招投标项目会因此终止，除非如上述案例中的结果，法院判令侵权但让招标人承担专利使用费的情形外，招标人无法避免整个招投标过程被废止，招标工程重头再来的不利法律后果。
除了停止侵害、停止使用外，对于侵犯著作权和侵犯专利权也要向权利人赔偿经济损失。由于法律对于侵权赔偿规定比较明确，因此在此不做过多探讨。
2. 侵犯商业秘密的法律后果
对于侵犯商业秘密的民事赔偿，《反不正当竞争法》没有作具体规定。法院在审理案件时，一般会根据具体的侵权行为、侵权方式和手段、侵权的后果和影响等实际因素来考量赔偿责任。这也导致法院在裁量时使用标准不一，案情相似但结果差距较大。
根据最新颁布的《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》，对侵犯商业秘密的法律后果作了进一步明确规定，确定民事赔偿责任可依据以下方式：
1） 因侵权行为导致商业秘密已为公众所知悉的，应当根据该项商业秘密的商业价值确定损害赔偿额。商业秘密的商业价值，根据其研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素确定。
2） 确定反不正当竞争法第十条规定的侵犯商业秘密行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行。
3. 侵犯非专利技术的法律后果
也许有人会认为，既然是非专利技术，那么仍有可能无法得到专利授权，其权利具有不确定性，自然招标人和投标人的法律风险要小一些。其实不然，依据《专利法》第六十二条的规定，发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。
可以看出，对于非专利技术权利人，其至少可以要求侵权人支付一定的使用费，而一旦专利权被授予，那么侵权人必定会和上面专利侵权论述的结果一样。因此，对于非专利技术的未经授权的使用和实施，招标人和投标人同样要承受相应的法律责任。
另外依据《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》，法院可以根据权利人的要求颁布临时禁令，禁止侵犯专利权行为的实施。因此，对于招标人和投标人专利侵权行为，由于临时禁令的颁布，导致正在进行的招标项目或者整体工程都不得不中止。特别是在建筑工程招标中，由于工程的中断，招标方将承担巨大的资金压力。即便工程已经实施完毕，投入使用，一旦被判定侵权，法律风险将会超出工程本身，无法估量。
四、 在招投标程序中如何避免侵犯知识产权的风险
从招投标程序的准备阶段、开始阶段以及整个流程始终关注有关知识产权风险，并在相关程序上进行严格控制，利用相关专家资源，是避免日后产生侵权风险的主要策略。根据我们的相关经验，招标人可以采取以下方法来进行招投标中的法律治理和知识产权侵权风险控制。
1. 建立独立专家制度，规范招标流程
基于招标人在整个招投标过程中的主导地位，一旦招投标出现任何问题，有关法律责任必然会与招标人相关。尽管在多数政府采购和某些招标项目中，招标人会聘请招标代理机构进行流程的规划和指导，但是由于招标代理机构仅是一个代理人，最终责任的承担主体仍然是招标人。因此依据我们的经验，如果在招标项目中涉及到技术较多，或技术背景较为复杂，或项目本身非常重要等的情况，一般建议招标人为整个招投标过程设立独立的专家制度。其中既包括技术专家，也包括法律专家。
技术专家的作用在于在评标委员会组成之前，对相关技术作出独立的评估和审查，出具相关的专家意见，在评标委员会组成以后至评标结束，技术专家都能够给予招标人和评标委员会相关的专业性技术意见和指导。
由于是否侵犯他人专利权等知识产权是一个复杂的法律问题，因此聘请有关法律专家参与到整个招投标流程显得比较重要。法律专家的作用不仅在于对相关专业法律问题能够作出分析和判断，辨析招标中涉及的技术是否侵犯了他人的技术或落入了他人的技术范围；而且，法律专家能够起到法律监督的作用，帮助招标人在整个招投标环节中规范招投标流程，保证招投标程序的依法进行，防止投标人行政投诉现象的产生。
2. 招标人的技术评估和检索程序
相对于投标人来说，招标人可能并不熟悉或不了解招标中的某些技术领域，但是，招标人负有起草招标文件的义务，其必须对技术范畴作出明确规定。因此，招标人在有些项目招标之前对相关技术进行评估和检索显得非常重要。
对于招投标项目涉及到某领域的高新应用技术，特别是如果该技术属于一种更新较快、或应用范围较广或前景较好的技术，或招标项目是在行业范围内较早使用此技术的，依据我们的经验，招标人在起草此类技术标时，应当对该领域的相关技术或招投标项目会涉及的技术进行项目评估；并对与该技术相关的授权专利，申请专利以及未授权专利技术作相应的检索，明确技术标的范围。避免可能出现拟定的招标技术标准落入现有专利申请和授权专利范畴，从而失去招标的实际意义。
当然，如果招标的技术标准无法绕过现有专利申请和授权专利的技术范围，招标人也可以按照法定程序变更采购方式，采用其他方式向有关权利人订购服务或产品。
3. 技术申报程序
招标人在进行有关评估和检索后，考虑到专利的地域性以及检索的复杂程度等因素，招标人的评估检索结果可能会无法完全覆盖到招标技术的范围。在此情况下，招标人可以在招标程序中设立相关的技术申报程序。也就是说，招标人可以通知投标人对其正在申请或已经授权的专利技术进行申报，使招标人能够结合投标人申报的技术资料，在法律规定的期限内，对招标文件作出符合法律规定的程序和形式的修改和澄清，避免侵权风险的同时，整个流程亦符合招投标的严格程序。
4. 投标人的知识产权保证
由于招标人对具体的技术领域并不熟悉，因此其也无法判断投标人起草的技术方案是否未经许可采用了他人的技术方案。为了防止投标人可能的侵权行为，招标文件中应当明确有关知识产权保证条款，规定招标人和投标人的知识产权保证责任和义务；或可以采用单独的承诺书向招标人提交。同时，该保证也能起到追索责任，挽回招标人有关损失的目的。
尽管如此，依据我们的经验，在起草相关知识产权条款时仍应当考虑到其对整个招投标项目的影响和作用。否则，如果责任范围超出了投标人的限度，投标人可能不会再参加招标项目，而最终招投标项目也会因投标人参与人数的不足而无法进行下去。
5. 程序上的及时变更和调整
在招投标进行过程当中，投标人之间或投标人与招标人之间可能会因为技术问题产生争议，有些招标人往往害怕争议或者置于争议而不顾，导致招投标被中止或者出现重大瑕疵，因此，招标人此时进行的公正、合理的评判和选择显得尤为关键。
依据我们的经验，出现这种情况时，招标人可以在法律规定的范畴内对招投标程序进行调整，及时对招投标程序作出合理变更，让招标人和评审委员会全面了解技术争议问题和有关风险。
综上所述，为了在招投标中避免有关知识产权侵权的法律风险，招标人可以建立独立专家制度，完善和规范招标流程，并在有关程序上作必要的补充和调整。当然对于投标人来说，由于招标人的疏忽，招投标中的侵权风险也始终存在。我们建议，投标人在参与招投标项目之前或进行时，也应当始终关注招投标可能会导致的知识产权侵权风险问题。因此，投标人做好相关的风险评估也显得十分有必要。
五、结语
招投标和政府采购的制度设计主要是为了提供一个公开、公平、公正的，具有充分竞争机制的采购服务和货物的平台和机制，满足招标人对于大额采购的成本、安全和信心的保障；同时也提供市场信息和机会给予投标竞争者们。随着招投标制度在我国的实施和深入，特别是强制性招投标制度的确定，越来越多的采购活动中不可避免的采取了招投标形式。但是，基于招投标流程的复杂性，时限性，并且涉及的法律问题比较多，在一个环节上出现错误和瑕疵可能就是无法挽回的，会影响到整个招投标结果；并直接导致侵犯他人的知识产权；并进而产生废标、招投标项目无法进行或者完成、给招标人和投标人带来巨大的声誉损失和经济损失等严重后果。
“千里之堤，毁于蚁穴”。加强对招投标流程的管理，采取切实有效的相关措施对风险进行事先预判和分析，是防范法律风险的最切实有效的办法。否则，在知识产权法律环境和招投标法律制度日趋完善的今天，任何的疏忽和放任都将会导致最严重的法律后果。

heluhua

本文视角比较有特点，是一个值得关注的问题。